중국 상표권 분쟁, 상표 브로커 약점 공격

특허청(청장 박원주)은 해외 지재권 분쟁 지원을 통해 우리 기업이 중국 상표권 분쟁에서 승소하는 결과를 끌어내고 있다고 밝혔다.

우리 기업들이 많이 진출해 있는 화장품, 요식업 분야를 중심으로 승소 사례가 나타나고 있으며, 의료 화장품 제조업체 A社, 보쌈 전문업체 B社, 피자 프랜차이즈 업체 C社 등이 대표적인 사례이다.

중국 상표권 분쟁 승소 사례를 보면 국내에서 잘 알려진 치킨 및 수제버거 프랜차이즈 업체인 A社는 ’17.4월 특허청이 무단 선점된 상표를 알려주는 서비스를 통해 상표 브로커 김○○이 자사의 상표를 중국에서 무단선점한 것을 알게 되었다. 이에 A社는 특허청의 상표 브로커 공동대응 사업에 지원하여 해당 상표권에 대한 무효심판을 제기하였고 ’18.11월 승소했다.

이들 기업의 승소원인을 분석해보면 공통점이 있다. 상대방이 상표 브로커임을 입증하여 승소의 결과를 끌어낸 것이다.

중국 상표 당국은 ‘17년 1월 상표 브로커에 대한 심사기준을 정비했다. ‘출원인이 대량의 상표에 대한 권리를 획득한 후, 실제로 사용하지도 않고 적극적으로 상표매입을 권유하거나 양도 수수료를 요구하는 경우’ 등은 사용 의사가 부족한 것으로 판단해 무효를 선고할 수 있도록 한 것이다.

승소한 우리 기업들은 중국 당국의 변화된 기준을 적극적으로 활용한 것으로 분석된다. 중국에서 상표가 선점된 경우 우선 상대방이 상표 브로커임을 의심해볼 수 있다. 이들 기업은 상대방의 중국 내 출원현황과 영업 현황을 분석하여 정상적인 영업수요에 비해 과도하게 출원하였는지, 고의로 상표를 모방하였는지, 양도 수수료를 요구하였는지 등을 입증하여 승소를 끌어낸 것이다.

같은 브로커의 여러 피해기업이 공동으로 대응하게 되면 상대방의 악의성을 더욱 쉽게 입증할 수 있다. 특허청은 이러한 기업들이 협의체를 구성하여 공동으로 대응할 수 있도록 지원하고 있다.

한편, 상대방이 상표 브로커는 아니나 중국 내 판매상, 대리인, 가맹업체, 현지직원 등 특수 관계인일 경우 거래상 계약서, 고용계약서 등을 통해 특수 관계임을 입증하여 무효나 이의신청을 하는 방법도 고려해 볼 수 있다.

중국은 올해 11월 시행되는 중국 상표법(4차 개정)에 ‘사용을 목적으로 하지 않는 상표출원’을 거절 또는 무효로 할 수 있는 근거조항을 명확히 하여 상표 브로커를 더욱 철저히 근절하겠다는 의지를 보여주고 있다.

특허청 목성호 산업재산 보호 협력국장은 “중국이 지식재산권 보호 강화를 천명하고 실제적인 조치들을 취해나가고 있는 만큼 우리 기업들이 이를 잘 활용할 필요가 있다. 중국에서 분쟁이 발생하면 우리 기업들이 심판이나 소송 등을 시도조차 않는 경우가 많은 것이 현실인데, 이러한 승소 사례들은 중국에서 상표권 분쟁으로 어려움을 겪고 있는 우리 기업에 효과적인 대응방법을 제시한다는 점에서 의미가 있다”라고 밝혔다.

특허청은 중국에서 우리 기업 상표의 무단 선점 여부를 조사하여 해당 기업에 통보하는 조기경보체계, 공통의 상표 브로커에 법적 대응이 가능한 공동대응협의체, 수출(예정) 기업에 분쟁 단계별 맞춤형 지재권 보호 전략을 제공하는 국제 지재권 분쟁 예방 컨설팅을 지원 중이다.

특허청 지원사업인 상표 무단선점 조기경보체계, 공동대응협의체, 국제 지재권 분쟁 예방 컨설팅의 자세한 사항은 한국지식재산보호원(www.koipa.re.kr)으로 문의하면 된다. 강경남 기자

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